Introduction
La Chambre de recours de l'Office européen des brevets, dans sa décision T 0598/20 du 21 décembre 2023, a traité des questions clés concernant l'activité inventive et l'admission des modifications tardives. Cette décision est particulièrement pertinente pour les brevets relatifs aux appareils électriques conçus pour la production, la transmission, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique, en particulier ceux isolés avec du CO2. La décision a confirmé la révocation du brevet européen n° 3069421 détenu par Hitachi Energy Ltd. Le cas offre des enseignements importants sur l'application de l'article 56 CBE concernant l'activité inventive et de l'article 13 RPCR 2020 sur l'admission des modifications.
Résumé de l'invention
Le brevet en question, EP 3 069 421, concerne un appareil électrique utilisé pour la production, la transmission, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique. L'appareil est isolé avec un mélange gazeux comprenant du dioxyde de carbone (CO2) et éventuellement un composé organofluoré. Un aspect critique de l'invention est l'inclusion d'un matériau adsorbant qui réduit ou élimine l'eau et d'autres contaminants du milieu isolant. La quantité d'adsorbant est déterminée sur la base de formules spécifiques pour garantir des performances optimales de l'appareil électrique en maintenant les propriétés d'isolation et d'extinction des arcs tout en évitant une adsorption excessive de CO2.
Points Clés de la Décision
1. Activité Inventive (Article 56 CBE) :
La Chambre a évalué si le brevet impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique, en particulier le document E1 (WO 2012/038442 A1). La Chambre a identifié que les caractéristiques distinctives de l'invention revendiquée, qui se rapportent aux quantités spécifiques d'adsorbant utilisées dans l'espace d'isolation, n'étaient pas suffisantes pour impliquer une activité inventive. La Chambre a conclu qu'une personne du métier serait naturellement arrivée à la solution revendiquée par des expérimentations routinières visant à atteindre des performances optimales sans utilisation excessive d'adsorbant. La décision a également noté que le document E1 couvrait implicitement des concepts similaires, affaiblissant encore plus la revendication d'inventivité.
2. Arguments de l'Opposant et du Titulaire :
- Argument de l'opposant : Siemens, l'opposant, a soutenu que l'invention revendiquée manquait de nouveauté et d'activité inventive, soulignant en particulier que les calculs pour la quantité d'adsorbant n'étaient pas innovants mais constituaient plutôt une pratique courante dans le domaine. Ils ont également affirmé que la portée du brevet était trop large, englobant des méthodes et matériaux déjà connus.
- Argument du titulaire : Hitachi Energy a fait valoir que les formules spécifiques et l'accent mis sur la minimisation de l'adsorption de CO2 tout en garantissant l'élimination des contaminants étaient des aspects innovants non suggérés par l'état de la technique. Ils ont également tenté d'introduire des modifications tardives pour restreindre les revendications, qu'ils estimaient répondre aux objections soulevées.
3. Décision de la Chambre sur l'Admission des Modifications (Article 13 RPCR 2020) :
La Chambre a rejeté les requêtes subsidiaires tardives du titulaire, qui incluaient des modifications qu'ils ont jugées nécessaires à la lumière des objections soulevées. La Chambre a estimé que les modifications introduisaient de nouvelles questions qui n'avaient pas été examinées auparavant et constituaient donc une modification au sens de l'article 13 RPCR 2020. La Chambre a souligné que les modifications déposées à un stade tardif doivent démontrer des circonstances exceptionnelles, ce que le titulaire n'a pas réussi à justifier de manière adéquate.
Leçons à Tirer
1. Importance de la Distinction Claire des Caractéristiques Techniques :
Cette décision met en évidence la nécessité pour les demandeurs de brevet de distinguer clairement leurs inventions de l'état de la technique, en particulier dans les domaines techniques où les variations mineures peuvent ne pas suffire à établir une activité inventive.
2. Timing Stratégique des Modifications :
La décision souligne l'importance critique de déposer les modifications en temps voulu. Les modifications tardives, en particulier celles introduites lors des procédures orales, sont soumises à un examen strict et ne seront probablement pas admises à moins que des circonstances exceptionnelles ne puissent être démontrées.
3. Examen Rigoureux de l'Activité Inventive :
Les demandeurs doivent s'assurer que leurs inventions démontrent clairement une activité inventive par rapport aux solutions connues, en particulier lorsqu'il s'agit d'améliorations qui pourraient être considérées comme des optimisations routinières par les personnes du métier.
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